DOCUMENTO INFORMATIVO DE LA OMPI

Los nombres de dominio plurilingües – Consideraciones en materia de propiedad intelectual

Los siguientes extractos de una selección de manuales sobre las prácticas y procedimientos utilizados para el examen de marcas por las oficinas encargadas de regir dichos identificadores, demuestran lo variado de las cuestiones que se consideran relevantes cuando se trata de examinar las solicitudes para el registro de marcas plurilingües y en caracteres extranjeros, además de los diversos enfoques que adoptan tales administraciones en las distintas partes del mundo. Los procedimientos corresponden a las oficinas de marcas de: Australia, el Canadá, la Comunidad Europea (Oficina de Armonización del Mercado Interior), el Japón, el Reino Unido y los Estados Unidos de América.

I. Australia

La Oficina Australiana de Marcas, parte del organismo federal IPAustralia, aplica el Manual de Prácticas y Procedimientos[1], en el cual se dispone lo siguiente, entre otras cosas, en cuanto al registro de marcas en idiomas distintos al inglés:

10. 4 Traducción/transliteración de palabras extranjeras y de caracteres no romanos

Cuando una marca contenga palabras en un idioma distinto al inglés y/o caracteres distintos a los romanos, el solicitante deberá presentar una traducción y/o una transliteración como complemento de su solicitud (artículos 4.3)5) y 4.3)6)).

Será obligatorio inscribir en el Registro una anotación cuando se trate de cualquier marca que contenga palabras en un idioma distinto al inglés y/o caracteres distintos a los romanos.

10.4.1.1 La solicitud será denegada a no ser que se presente en su favor la traducción/transliteración pertinente.

10.4.1.2 Cuando el solicitante haya notificado la traducción/transliteración, se registrará la anotación pertinente en el sistema.

10.4.1.3 Cuando no se haya presentado traducción/transliteración alguna, el examinador debería solicitar la misma y efectuar la anotación pertinente en el sistema tras recibir la información. Cuando la marca contenga caracteres chinos o japoneses, se debería pedir al solicitante que facilitara su transliteración al sistema Pinyin para los primeros y al Hepburn para los segundos.

10.4.1.4 En caso de que la marca contenga vocablos no ingleses, la anotación debería cobrar la siguiente forma:

El solicitante notifica que la traducción de las palabras en (IDIOMA) que aparecen en la marca, (PALABRAS), es ___________.

Cuando la marca contenga palabras en caracteres distintos a los romanos la anotación debería cobrar la siguiente forma:

El solicitante notifica que los caracteres en (IDIOMA) que aparecen en la marca podrían transliterarse por _______________________ , que en inglés podría traducirse por _______________________.

10.4.1.5 La información facilitada por el solicitante deberá aceptarse sin más, a no ser que las investigaciones llevadas a cabo durante el proceso normal de examen indiquen lo contrario.”

En lo que se refiere a las marcas que contienen palabras extranjeras, se aplican los mismos principios que con las palabras inglesas. No se considerará que las marcas en idiomas extranjeros notoriamente conocidas en Australia que contienen o consisten de una o más palabras tienen la capacidad suficiente para dotar de carácter distintivo a los bienes o servicios del solicitante cuando en inglés no tengan dicha capacidad. En Australia se comprende un gran número de idiomas distintos al inglés debido a que una parte considerable de la población procede de un contexto de habla no inglesa o ha estudiado algún idioma extranjero. Por consiguiente, debe determinarse si una marca expresada en un idioma extranjero cuenta con un significado que probablemente requieran utilizar otros comerciantes. Los examinadores deberán remitirse a diccionarios de lengua extranjera, además de a la traducción que debe facilitar el solicitante.

Si la palabra extranjera en cuestión pertenece a un idioma que probablemente no comprenderá una parte significativa de la población australiana, no existe base alguna para rehusar la solicitud. En un caso del Reino Unido – marca Burgoyne's, 6 RPC 227, - se sostenía que la palabra OOMOO, objeto de una solicitud en relación con vinos y bebidas espiritosas, significaba “elección” en una lengua aborigen australiana. No obstante, el juez Chitty estimó que la marca no significaba nada para el ciudadano inglés medio. De modo similar, en el caso “Kiku,” ([1978] F.S.R. 246 (Tribunal Supremo de Irlanda), se consideró que la palabra japonesa para crisantemo - KIKU – podía registrarse en Irlanda en relación con perfumes y preparaciones cosméticas, de conformidad con disposiciones similares a las australianas, ya que el ciudadano medio necesitaría de una traducción del término japonés para conocer su significado. Cuando se toman elementos de más de un idioma, prácticamente siempre se considerará válido el registro (véase, por ejemplo, el caso “Smitsvonk” 72 RPC 117, el caso “Simplug” (1957) RPC 173 y el caso “Wacker-chemie” (1957) RPC 278.

Existirán motivos para rehusar una solicitud cuando la marca cuyo registro se solicite se presente en caracteres extranjeros y los caracteres sean traducciones de palabras inglesas sin capacidad para dotar de carácter distintivo. Los examinadores deberían esclarecer el significado de los caracteres y evaluar las traducciones y transliteraciones facilitadas por el solicitante.

Al decidir si las palabras expresadas en un idioma extranjero son similares hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca que ya figura en el Registro y si existen motivos para denegar la solicitud en virtud de lo estipulado en el Artículo 44, se recurre a las pruebas que se aplican habitualmente cuando se trata de efectuar una comparación entre marcas expresadas en palabras, tanto si ambas se expresan en caracteres romanos o en las letras o caracteres de cualquier sistema de escritura, tales como el árabe o el chino.

Sería conveniente efectuar las comparaciones visuales o auditivas descritas en, por ejemplo, Pianotist Co’s Application (Solicitud de Pianotist Co´s) (33 RPC 774), además de tener en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios especificados y cómo se comercializan los mismos. Y lo más importante, se debería determinar qué posibilidades existen de que el comprador medio conozca el significado de las palabras extranjeras de que consta la marca, lo cual variará según la naturaleza de los bienes o servicios en cuestión tal y como muestran los siguientes ejemplos:

· Cuando se trate de bienes de gran consumo, por ejemplo, las prendas de vestir o los alimentos, la compra se efectuará en la mayoría de los casos partiendo de una selección visual. La marca formará parte del embalaje, en el que aparecen otras informaciones similares por escrito, y el comprador pertenecerá al sector general monolingüe de la población australiana. En tal caso, el significado de las marcas respectivas carecería de relevancia, por lo que la carga de la prueba tendría que ver con los aspectos visuales y fonéticos (siempre y cuando resulte posible expresar con palabras la marca en cuestión). En lo que se refiere a los caracteres arábigos y asiáticos, se supone que los consumidores que no conozcan los idiomas que emplean estos caracteres prestarán especial atención a las grafías de que se trate.

· Resulta poco probable que el público australiano en general adquiera periódicos, libros o publicaciones similares, o solicite los servicios de un profesional, tales como servicios médicos o de asesoría jurídica, para los que se utiliza una marca expresada en su totalidad en un idioma extranjero. Quienes comercialicen tales productos o servicios deberán centrarse en un sector determinado de la población, que tenga ciertos conocimientos sobre el idioma en cuestión. Por ende, se debe tomar en consideración el significado de la o las palabras de que conste la marca, además de las similitudes visuales y fonéticas que puedan observarse. Si los significados difieren bastante entre sí, es mucho menos probable que las similitudes visuales o fonéticas sean motivo de engaño.

· Si los bienes o servicios son de naturaleza muy especializada y/o si su precio fuera muy elevado, se pondrá una atención considerable durante el proceso de selección y de compra. En tales circunstancias, incluso la diferencia más nimia entre dos marcas puede servir para dotar de carácter distintivo a los bienes o servicios.

Los mismos principios se aplican cuando la comparación se realiza entre una marca en un idioma extranjero y una marca en inglés. En general, a excepción de cuando las palabras son similares desde una perspectiva visual o auditiva, no se recurrirá al equivalente inglés de una marca en un idioma extranjero como motivo para rechazar la solicitud según lo dispuesto en el Artículo 44. Por ejemplo, no se recurrirá a RED MAN para presentar argumentos en contra de ROUGE HOMME o de los caracteres chinos o arábigos que signifiquen “red man” (hombre rojo)

II. Canadá

La Oficina Canadiense de la Propiedad Intelectual (CIPO), parte de Industry Canada, cuenta con el llamado Manual para el examen de marcas y con la Guía en materia de marcas[2], donde se dispone lo siguiente, inter alia, en lo referente al registro de marcas en idiomas distintos:

El principio que apuntala el concepto de oposición del párrafo 12)1)b) en lo referente a la descripción engañosa consiste en que una marca objeto de solicitud no debe confundir al público mediante la atribución a determinados productos de una cualidad que no poseen. Por ejemplo, en el caso Fiscal General Adjunto del Canadá contra Biggs Laboratories (Canada) Limited (1964), 42 C.P.R. 129, se denegó el registro de la marca SHAMMI (gamuza), solicitado en relación con un guante de polietileno transparente. El guante no contenía ni un ápice de gamuza. Al dictar que la marca SHAMMI describía de forma engañosa el carácter o la calidad del producto, el juez Dumoulin declaró lo siguiente (p.130):

“Sin duda alguna debe considerarse que un artículo en cuya publicidad se afirma que contiene determinados componentes que en realidad no posee resulta engañoso para el comprador.”

No obstante, en el caso Lake Ontario Cement Ltd. contra Registrar of Trade Marks (1976), 31 C.P.R. (2d) 103, el juez Dubé apreció que la palabra PREMIER, utilizada en relación con las siguientes mercancías: “arena, grava y cemento preparado” y “bloques y ladrillos de cemento utilizados habitualmente para la construcción de viviendas y edificios.” El juez estimó que la palabra PREMIER denota cierto grado de calidad que podrían alcanzar las mercancías y, al no llegar las mismas a dicho nivel, se consideraría que la palabra describe engañosamente su calidad. Sin embargo, el comerciante o comprador medio de estos productos percibiría PREMIER, marca a la que se opta, como una referencia indirecta a la calidad de las mercancías y no se le induciría a pensar que lo que está adquiriendo es de una calidad suprema. Se juzgó por lo tanto que la palabra PREMIER no constituía una descripción engañosa, mas se estimó que era claramente descriptiva y que, por ende, debía renunciarse a reivindicar derechos exclusivos sobre ella. Véase la referencia a este caso en el artículo IV:4.2 del presente capítulo.

Nada de lo estipulado en el párrafo 12)1)b) prohibe la utilización de una palabra en un idioma distinto al inglés o al francés que sea claramente descriptiva del carácter o la calidad de los bienes o servicios en cuestión, ya que la prohibición se limita a los vocablos en inglés o en francés. En Gula contra Manischewitz Co. (1947), 8 C.P.R. 103, se juzgó que incluso aunque la palabra “tam” signifique “sabor o sabroso” para una persona que hable hebreo o yiddish, la marca TAM TAM podía ser registrada al no expresarse la misma ni en inglés ni en francés.

En virtud del párrafo 12)1)b) tampoco se prohibe el registro de una marca que conste de una combinación de palabras francesas o inglesas, cada una de las cuales describa de forma individual los productos de que se trate. En Coca-Cola Co. contra Cliffstar Corp. (1993), 49 C.P.R. (3d) 358, se solicitó el registro de la marca LE JUICE en relación con zumos. Se impugnó el registro de la palabra “juice” (zumo). Quienes se oponían alegaron que la marca constituía el nombre de los productos y que no se podía registrar en virtud del párrafo 12)1)c) de la Trade-marks Act (Ley de Marcas), además que describía claramente o describía engañosamente el carácter o la calidad, transgrediendo así lo estipulado en el párrafo 12)1)b). El recurso interpuesto fue rehusado y se declaró lo siguiente en la página 360: “Las pruebas presentadas por el mismo oponente demuestran que la palabra “le” es un artículo definido en el idioma francés y que “juice” es un vocablo de la lengua inglesa que hace referencia a los líquidos que contienen las plantas y los tejidos naturales. Por ende, no puede afirmarse que la marca vista como un todo constituya el nombre de concepto alguno en el idioma inglés, ni tampoco se puede decir que lo constituya en el francés”.

“La marca presentada por el solicitante consta del vocablo francés “le” y de la representación del nombre común en inglés “juice”. La primera palabra es un artículo definido del francés. La segunda describe claramente en inglés el carácter de los “zumos de frutas” y el solicitante ha reconocido este hecho e incluido una advertencia en su solicitud. De todos modos, la combinación de ambos vocablos no infringe lo dispuesto en el párrafo 12)1)b) de la Ley, por el cual se prohibe el registro de una marca que

b) ...al ser representada, escrita o pronunciada, sea ora claramente descriptiva ora engañosamente descriptiva en el idioma inglés o en el francés...

En virtud del Artículo 12)1)b) de la Ley, no se prohibe el registro de una marca que conste de una combinación de palabras inglesas y francesas que describan cada una de forma individual los productos.”

No se podrá registrar una marca si la misma describe con claridad o describe de forma engañosa en el idioma inglés o en el francés el carácter o la calidad de los productos o servicios en relación con los cuales se usa o se ha propuesto usar la marca. En lo que se refiere a determinar qué constituye el carácter de los bienes o servicios, los examinadores pueden guiarse por las palabras del juez Cattanach en Drackett Co. of Canada Ltd. contra American Home Products Corp. (1968), 55 C.P.R. 29, pág. 34, cuando dispone que “... el vocablo “carácter”, tal y como se emplea en el Artículo 12)1)b), debe referirse a un rasgo, particularidad o característica del producto.”

También se ha denegado el registro de palabras que describan la función o el resultado de utilizar determinados productos. Se juzgó que las marcas STA-ZON, distorsión de “stays on” (no se mueve) y SHUR-ON, distorsión de “sure on” (seguras), relativas a monturas para gafas, no constituían marcas admisibles. En Kirstein Sons & Co. contra Cohen Bros., Limited (1907), 39 S.C.R. 286, en la página 288, el juez dispuso lo siguiente: “No tenía derecho de prioridad ni se encontraba en posición de reivindicar el uso exclusivo de la idea descriptiva de algún mérito del artículo”.

En la sentencia ULTRA FRESH, Thomson Research Associates Ltd. contra Registrar of Trade Marks (1982), 67 C.P.R. (2d) 205, se estimó que la función de los productos describía con claridad su carácter. En la página 208, el juez Mahoney escribe:

“Ultra fresh” no sugiere una mera característica; sugiere claramente, si no únicamente, el efecto de su aplicación en otros productos, en otras palabras, su función.”

11.5.7 Declaración de reivindicación de derechos por parte del solicitante - Párrafo 10 del Formulario 1 -Párrafo 30)i)

Una última cuestión que se debe considerar es si el solicitante ha probado “sus derechos legítimos para utilizar la marca en el Canadá en relación con los bienes o servicios que figuran en la solicitud.” Se puede ver esta forma de proceder como una especie de contrato entre el solicitante y el público, mediante el cual queda probado que la presentación de toda la información y las pruebas adjuntas, incluidas las revisiones de las mismas o sus añadidos, se ha llevado a cabo de buena fe y que la solicitud cuenta con el beneplácito del solicitante. A continuación, los examinadores pueden proceder a examinar la marca.

11.6.1 Anteriores titulares -Párrafos 30)b), c) y d) - Párrafos 4 y 5 de los formularios

Cuando se pretenda demostrar que se ha utilizado una marca antes de que la empleara en la actualidad el solicitante, se deberá presentar una lista en la que figuren todos los titulares previos y que abarque desde la fecha de la primera utilización hasta la actualidad.

En virtud de lo estipulado en el párrafo 30)h), una solicitud de marca deberá ir acompañada de un dibujo de la marca y de tantas representaciones fieles como se prescribiera, a no ser que la solicitud tenga que ver con el registro de una o más palabras que no estén representadas de forma especial.

Se exigirá que la solicitud vaya acompañada de un dibujo si la marca que se pretende registrar no se presenta enteramente en letras de caja alta o mayúsculas. Se exigirá la presentación de un dibujo cuando:

b) La o las palabras aparezcan dispuestas de alguna forma especial distinta a la horizontal.

c) Se reivindiquen de forma específica el o los colores relativos a la totalidad o a parte de la marca.

d) La o las palabras incluyan tildes de un idioma extranjero que no sea el francés. (Al ser tanto el francés como el inglés lenguas oficiales en el Canadá, no se considerará que las tildes empleadas en francés constituyan características del diseño, aunque así sea en otros idiomas.)

e) Cuando la marca se componga de caracteres extranjeros. NOTA: Con arreglo a la norma 29, se debe presentar tanto una traducción como una transliteración, las cuales se incluirán en el informe pormenorizado de la solicitud cuando se notifiquen.

Por añadidura, la Oficina ya no considerará que la forma de una solicitud para el registro de una o más palabras es especial por el mero hecho de que incluya uno de los siguientes signos ortográficos:

punto, interrogación, admiración, coma, punto y coma, dos puntos, puntos suspensivos, paréntesis, corchetes, comillas simples, comillas, guión, asterisco, barra oblicua, subrayado.

De conformidad con lo antedicho, la inclusión de cualquiera de los citados signos ortográficos no hará que se considere que una marca tiene un formato especial o de diseño, a diferencia de lo que era costumbre anteriormente.

En el formulario de aplicación será obligatorio mecanografiar en letras mayúsculas todas las marcas expresadas en palabras sin dejar espacio alguno entre las letras de cada palabra a no ser, por descontado, que se trate de una característica de la marca.

No se podrán registrar palabras que constituyan el nombre de bienes o servicios en otra lengua, tal y como “gelato,” helado en italiano; “anorak,” término inuktitut; o “Wurst,” salchicha en alemán.

Cabe tener cuidado con las palabras, símbolos, sonidos e ideas que sugieran la marca de la que otro es titular. Se rehusará el registro de toda marca similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca registrada o en proceso de serlo. Dicha denegación es totalmente lógica si tenemos en cuenta que el objetivo esencial de registrar una marca consiste en proteger determinada identidad social de las imitaciones o de la confusión que pudiera surgir con otras marcas. Los examinadores de marcas toman diversos factores en consideración al determinar cuando existe confusión entre dos marcas. Determinan, por ejemplo:

A si las marcas tienen un aspecto y un sonido semejantes y si sugieren una idea similar; y

Veamos el ejemplo de “Northpole” y “Southpole,” dos productos fabricados y vendidos por la misma empresa, los dirigentes de la cual darán por sentado que ambas marcas pertenecen a la misma identidad. Por ende, es probable que si un tercero solicita el registro de “Northpole,” se rechazará su solicitud debido a que causaría confusión con la marca registrada de la que otra compañía es titular.

Otros hipotéticos ejemplos de marcas confusas entre sí serían “King Dog Food” (“Alimentación del Rey Perro”) y “King Cat Food” (“Alimentación del Rey Gato”), dos compañías, dos productos, pero la misma marca y el mismo sector comercial general, la comida para mascotas; y “Glitter” (“Brillo”), marca que podría utilizarse en relación con agua mineral y podría coexistir con “Glittering Dry Cleaners” (“Limpieza en Seco Brillante”), marca registrada en cuanto a servicios de limpieza en seco, debido a que el producto y el servicio en cuestión difieren bastante entre sí.

En el Artículo 9)1) de la Trade-marks Act aparece una lista con los distintos tipos de marcas cuyo registro está terminantemente prohibido. No se podrá registrar una marca que se asemeje a determinados símbolos oficiales, a no ser que se obtenga el consentimiento de la autoridad pertinente. Se trata de los siguientes símbolos:

§ emblemas y nombres de la Cruz Roja, la Media Luna Roja y las Naciones Unidas;

Las citadas prohibiciones responden al objetivo de evitar que alguien saque partido del prestigio y la autoridad de las instituciones recién mencionadas y cree confusión en el público.

El artículo que nos ocupa prohibe también cualquier materia obscena, escandalosa o inmoral. Por ejemplo, ninguna marca deberá contener lenguaje indecente, imágenes obscenas o insultos raciales.

Otra prohibición es la relativa al uso de retratos o firmas de personas en vida o que hayan fallecido en los 30 años que precedan. Por ejemplo, no estaría permitido utilizar la fotografía de un grupo de rock en activo con el fin de promocionar una tienda de discos a no ser que se contara con una autorización formal.

No se concederá el registro de una marca cuando esta consista de una denominación de variedad, vegetal o sea tan parecida a dicha denominación como para que exista riesgo de confusión, y la solicitud tenga que ver con la variedad vegetal en cuestión u otra variedad de la misma especie.

No se concederá el registro de una marca cuando esta constituya, en su totalidad o en parte, una indicación geográfica que identifique vinos o bebidas espiritosas, y la solicitud tenga que ver con un vino o bebida espiritosa que no sea originario del territorio a que hace referencia la indicación geográfica.

III. Comunidad Europea – Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI)

La Oficina de la Unión Europea – Marcas, Dibujos y Modelos – cuenta con las llamadas Directrices de Examen[3], en las que se dispone lo siguiente, entre otras cosas, en cuanto al registro de marcas en caracteres extranjeros:

2.3. Al realizar sus comprobaciones en función de los criterios aludidos en los puntos 8.2 a 8.4, los examinadores deben considerar las palabras que aparecen en la marca y en la descripción de los productos o servicios con referencia a la Comunidad en su conjunto. Si, por ejemplo, en una solicitud redactada en inglés, una marca consiste en una palabra y dicha palabra corresponde al nombre de los productos o servicios en francés, el examinador deberá plantear objeciones.

3.11.1. Cuando se exija una traducción, es decir, cuando la lengua de la solicitud no sea una de las lenguas de la Oficina, su contenido, en la medida en que precise de traducción se enviará, a la mayor brevedad posible, al Centro de Traducción de los Órganos de la Unión. La traducción se remitirá al solicitante mediante una carta-tipo 128 ofreciéndole un plazo de dos meses para proponer modificaciones de la misma. Si no responde en dicho plazo o el examinador considera que las modificaciones propuestas resultan inadecuadas, se mantendrá la traducción propuesta por la Oficina. El examinador lo comunicará así al solicitante mediante una carta-tipo 129.

3.11.2. Una vez adoptada la resolución en virtud de la cual ha de publicarse la solicitud, se enviará su contenido, en la medida en que precise de traducción, al Centro de Traducción de los Órganos de la Unión con el objeto de disponer de la lista de productos o servicios, de la descripción de la marca, de las declaraciones de no alegación de derechos exclusivos ("disclaimers") y de las reivindicaciones de color en cada una de las once versiones lingüísticas”.

IV. Japón

La Oficina de Patentes del Japón cuenta con el Manual para el Examen de Marcas[4], en el que se dispone lo siguiente, entre otras cosas, en cuanto al registro de marcas en caracteres extranjeros:

25.51 Modo de proceder en los casos en que se notifique una “transliteración de marcas”, “traducción de la marca” o “descripción de la marca” para una solicitud de marca internacional

1. En los casos en los que se describa una “transliteración de marca” o “traducción de marca,” el examinador puede tener en cuenta las descripciones al desempeñar su tarea. Habida cuenta el hecho de que para determinar si la denominación o el concepto de la marca en cuestión gozan de popularidad se debe tener en cuenta el grado de familiaridad que tenga con ellos el consumidor japonés, recaerá en el examinador juzgar el uso de la descripción presentada.

2. En los casos en los que se haga constar una “descripción de marca,” el examinador verificará la misma y seguirá el siguiente procedimiento.

4) Cuando se trate de una descripción que no afecte a los aspectos esenciales de las marcas en el Japón, como por ejemplo no alegar derechos sobre una parte de la marca o reivindicar una marca asociada, no se reconocerá la descripción.

(Nota) Puntos que deben considerarse en caso de encontrarse ante una descripción en la que no se reivindiquen derechos respecto de una parte de la marca. Cuando el solicitante no reivindica derechos sobre una parte de la marca, dicha parte suele contar con menos capacidad para distinguir los bienes (o servicios) del demandante de los bienes (o servicios) de otros. Por lo tanto, al examinar una solicitud de este tipo, resulta necesario tener en cuenta que a menudo la citada parte de la marca no es capaz de dotar de carácter distintivo a los bienes (o servicios) designados o que podría hacer que el público se llevara una impresión errónea de la calidad de tales bienes (o servicios).

Asimismo, en ocasiones aparece una descripción de no reivindicación de derechos cuando la marca incluye una bandera nacional y el solicitante no desea adquirir derecho alguno sobre la parte en la que figura la bandera. En este caso, el examinador o examinadora denegará el registro de la marca con arreglo al Artículo 4)1)i) de la Ley de Marcas del Japón si estima que la marca incluye de forma notoria una bandera nacional o el gráfico de una bandera nacional extranjera.

A.205 Modo de proceder en cuanto a la transliteración de una marca relativa a una solicitud de marca internacional (Notación en caracteres alfanuméricos distintos a los del alfabeto romano y números distintos a los árabes o romanos)

1. Cuando la marca objeto de una solicitud de marca internacional esté formada por o incluya caracteres distintos a los del alfabeto romano, tales caracteres se deberán transliterar al alfabeto romano; por otra parte, cuando una marca objeto de una solicitud de marca internacional esté compuesta de números distintos a los árabes o romano o incluya los mismos, se deberán reemplazar por números romanos y se deberá hacer constar dicho cambio en el punto 9)a) “Transliteración de la marca” (en lo sucesivo “transliteración de marca) de la solicitud de marca internacional.

2. La Oficina de Patentes del Japón dará su visto bueno a la columna relativa a la “transliteración de marca” e instará al solicitante a describir la misma cuando no haya presentado una descripción. Por añadidura, cuando pueda observarse un error distintivo en la descripción, como utilizar un carácter que no pertenezca al alfabeto romano o un número que no sea árabe o romano, la Oficina instará al solicitante a corregir la descripción.

No obstante, al corregir una deficiencia de la descripción facilitada en la columna “transliteración de marca,” se debería hacer constar que la corrección no tendrá efecto alguno en la fecha de presentación internacional (fecha de registro internacional) e, incluso cuando no se corrija la deficiencia observada en la descripción, la Oficina comprobará la validez de la solicitud de marca internacional y la enviará a la Oficina Internacional, siempre y cuando se cumpla el resto de requisitos.

1) Cuando una marca objeto de una solicitud de marca internacional se componga de caracteres distintos a los del alfabeto romano, caracteres japoneses por ejemplo (kanji, hiragana, katakana) etc., o contenga caracteres de este tipo, éstos se deberán transliterar según su pronunciación en el idioma que se permita utilizar en la solicitud de marca internacional (inglés en el caso del Japón) y expresar en caracteres romanos. Es decir, en lo que se refiere al Japón, la transliteración deberá escribirse en caracteres romanos según la pronunciación inglesa.

* Se expresa el signo “ ^ ” (que denota una pronunciación particular) mediante los caracteres “CHO”

A continuación, cuando una marca contenga números chinos para describir números, los mismos deberán reemplazarse por números árabes.

2) La “transliteración de marca” es una materia que tiene que ver con la descripción en la solicitud de marca internacional, pero no una materia que deba verificar la Oficina de Patentes del Japón. Por lo tanto, incluso cuando no se observe deficiencia alguna, la Oficina de Patentes efectuará una verificación y la enviará a la Oficina Internacional con miras a garantizar que se respeta la fecha de registro internacional.

Sin embargo, cuando exista un defecto en la descripción de “transliteración de marca,” la Oficina Internacional deberá informar del mismo al solicitante y a la Oficina de Patentes y, en caso de que el primero no corrigiera dicho defecto en un plazo de tres meses tras la recepción del informe, se considerará que ha renunciado a la solicitud de marca internacional (Reglamento Común 11)2)). La Oficina de Patentes del Japón no tomará medida específica alguna en lo que se refiere al informe sobre la deficiencia observada en una “transliteración de marca”).

Por este motivo, se ha decidido que la Oficina de Patentes tomará en consideración el hecho de que la Oficina Internacional examinará la descripción de “transliteración de marca” y, por el bien del solicitante, instará a que se corrija la misma cuando pueda observarse alguna deficiencia o algún error distintivo, siempre y cuando la corrección no tenga consecuencia alguna en cuanto al respeto de la fecha de presentación internacional.

Los “errores distintivos” tienen que ver con casos en los que se describen “caracteres distintos a los latinos (romanos)” en la columna destinada a la transliteración.

A2.06 Modo de proceder en cuanto a la traducción de una marca objeto de una solicitud de marca internacional

1. Quien solicite un registro de marca internacional tiene la posibilidad de describir la traducción de la marca respecto de la cual desea obtener un registro internacional en el punto 9)b) “traducción de la marca” (en lo sucesivo “traducción de marca”) de la petición relativa a la solicitud de marca, ya sea en inglés, en francés o en ambos idiomas.

2. Dado que el hacer constar una descripción en la columna “traducción de marca” es voluntario, la Oficina de Patentes del Japón no corroborará ni si se ha rellenado la columna ni si el contenido de la misma es preciso.

1) Al no estipular el Protocolo la obligatoriedad de describir la “traducción de marca,” dicha descripción, que se puede presentar en inglés, en francés o en ambos idiomas según el formulario de petición, es voluntaria.

2) Sin importar el hecho de que se incluya o no la descripción respectiva, o de que se pueda observar una deficiencia en el contenido descrito, la Oficina de Patentes verificará la petición respectiva en su calidad de oficina de origen y la enviará a la Oficina Internacional.

La Oficina de Patentes del Japón no verificará la validez de la traducción de una marca basándose en los siguientes motivos:

1) La Oficina Internacional no confirmará si existe alguna carencia en la descripción de la “traducción de marca” o si el contenido es preciso.

2) La “traducción de marca” no es una materia que deba verificar la Oficina de Patentes.”

V. Reino Unido

La Oficina de Patentes del Reino Unido cuenta con el llamado Manual de trabajo para el registro de marcas,[5] en el que se dispone lo siguiente, entre otras cosas, en cuanto al registro de marcas extranjeras:

Cuando una marca no esté compuesta exclusivamente de uno de los signos que figuran en este artículo de la Ley (recogidos más adelante), la misma no entrará en conflicto con los artículos 3)1)c) o 3)1)d). No obstante, tal vez sea posible oponerse a su registro con arreglo al Artículo 3)1)b). El registrador considera que la palabra “exclusivamente” hace referencia al contenido de la marca y no a si el signo responde a más de un propósito. Por ejemplo, a primera vista se permitiría el registro del vocablo JUMPER acompañado de un emblema distintivo para ser utilizado en relación con prendas de vestir, porque el signo no está compuesto exclusivamente de un signo que pueda utilizarse para designar un tipo de ropa. Sin embargo, no se permitiría registrar únicamente el vocablo ya que, aparte de constituir una descripción de los bienes, también hace referencia a un atleta y, por lo tanto, no es exclusivamente una descripción de bienes. Véase la sentencia del juez Simon Thorley, en su calidad de “persona designada” en el caso relativo a la marca FROOT LOOPS (Véase la solicitud número 1411150-sin informe en el momento de redactar el presente documento).

Un número considerable (y en aumento) de quienes residen en el Reino Unido conocerá probablemente uno de los siguientes idiomas: alemán, español, francés e italiano

Se recusarán las palabras (en inglés) que pudieran ser motivo de impugnación de conformidad con el Artículo 3)1)c) de la presente ley. Normalmente, la recusación no es necesaria si se parte de la base de que el equivalente inglés se vería desprovisto de todo carácter distintivo sin ser descriptivo; por ejemplo, TOUJOURS/ALWAYS (siempre).

En lo referente a los servicios internacionales o a las actividades en las que es habitual emplear un idioma extranjero en relación con determinados servicios como, por ejemplo, el francés en los restaurantes o en los salones de belleza, deberíamos recusar las palabras descriptivas cuyo registro excluye el Artículo 3)1)c), pero no las palabras que en inglés se verían desprovistas de todo carácter distintivo sin ser descriptivas. Cuando el ámbito de los servicios sea esencialmente el territorio nacional, por ejemplo el deshollinar, normalmente podría aceptarse incluso que el nombre de los servicios se expresara en un idioma extranjero.

Idiomas como el holandés, el sueco, el portugués, el checo, el ruso o el japonés no se conocen tanto en el Reino Unido.

Si el país cuenta con una reputación respecto de alguno de los bienes cubiertos por la solicitud, procédase según sea francés, alemán... Si no fuera así, normalmente no resulta necesario oponerse.

Deben recusarse las palabras extranjeras descriptivas cuando se trate de servicios internacionales.

Algunos de los siguientes idiomas los hablan grupos minoritarios de residentes en el Reino Unido cuyo número es considerablemente elevado: chino, urdu, guyarati, árabe.

Cabe considerar si existe la probabilidad de que los bienes vayan destinados a un mercado étnico en particular, lo cual ocurre sobre todo cuando se trata de bienes tales como las prendas de vestir y los alimentos. En tales casos, se debe proceder del mismo modo que con el francés, alemán, etc. Recusemos las palabras que, en inglés, podrían ser objeto de impugnación en virtud del Artículo 3)1)c).

Cuando no sea probable que los bienes vayan dirigidos a un mercado étnico, la recusación no será pertinente.

Hay que darles el mismo trato que a los bienes. Cabe tener presente que algunos idiomas se asocian con determinados servicios, como el chino con la curación o las artes marciales, y que puede que los residentes en el Reino Unido, pertenezcan o no al grupo étnico de que se trate, reconozcan fonéticamente dichos idiomas.

Debe considerarse el recusar las marcas en galés, gaélico, etc. cuando el país o la región en cuestión haya adquirido una reputación respecto de los bienes o servicios, o cuando tales bienes o servicios (como la bebida y los alimentos) puedan asociarse de forma especial con una cultura en particular.”

VI. Estados Unidos de América

La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) cuenta con el Manual sobre el Proceso de Examen de Marcas (TMEP)[6], en el cual se dispone lo siguiente, entre otras cosas, en cuanto al procedimiento de registro de marcas expresadas en idiomas distintos al inglés:

El examinador debería determinar, cuando sea posible, consultando diccionarios de lengua extranjera o con el personal apropiado de la Biblioteca Científica de la Oficina de Patentes y Marcas, el significado de las palabras de la marca que parezcan pertenecer a un idioma distinto al inglés. Si el examinador no fuera capaz de averiguar el significado, debería pedir al solicitante que facilite una traducción al inglés. La potestad para efectuar dicha petición emana de la Norma 2.61)b), 37 C.F.R. §2.61)b). Conocer el significado de las palabras no inglesas que figuran en una marca resulta necesario para poder llevar a cabo el examen pertinente, ya que un término no inglés recibe el mismo trato que su equivalente inglés cuando se trata de determinar el carácter descriptivo, de exigir un descargo de responsabilidad y de referirse a marcas en virtud del Artículo 2)d) de la Ley.

Las solicitudes de registro de una marca que contenga palabras en un idioma distinto al inglés deberían incluir una declaración en la que figure una traducción de tales palabras. De modo similar, las solicitudes relativas a una marca que contenga caracteres no latinos deberían incluir una declaración en la que se transliteren dichos caracteres. A estos efectos, por transliteración se entenderá la representación fonética en los correspondientes caracteres latinos de la o las palabras en caracteres no latinos. Se exigirá la presentación de la transliteración para aquellas marcas que contengan caracteres no latinos, aun cuando no exista una traducción al inglés de las palabras en cuestión. Un ejemplo de declaración mediante la que se facilita la traducción y transliteración de una palabra expresada en caracteres distintos a los latinos es el siguiente: la transliteración de los caracteres no latinos de la marca es “Asahi,” lo cual significa “Sol Naciente.”

La traducción en la que debería basarse el proceso de examen corresponde al significado anglosajón al que se de una importancia real y específica en los Estados Unidos por considerarlo equivalente al significado en el idioma distinto al inglés. Llevar a cabo una traducción literal, aunque sea exacta, no es necesariamente la opción más satisfactoria. A continuación aparecen algunos ejemplos de equivalencias en traducción:

1. “Chat Noir”. El equivalente exacto en inglés es “black cat” (“gato negro”) y sin duda los consumidores de nuestro país considerarían que esta traducción es el equivalente. En Ex parte Odol-Werke Wien Gesellschaft M.B.H., 111 USPQ 286 (Comm’r Pats. 1956), se denegó el registro de la marca “Chat Noir” porque las palabras “Black Cat” ya habían sido registradas en relación con bienes similares.

2. “Mais Oui”. La traducción literal de cada una estas palabras por separado no sirve para dar con un término que signifique algo en inglés. No puede lograrse una traducción satisfactoria y fiel con un único término, pero debe existir alguna expresión habitual en el idioma inglés cuyo significado equivalga al del término francés “Mais Oui”. En Société des Parfums Schiaparelli, S.A., 122 USPQ 349 (TTAB 1959).

3. “Schwartzkopf”. Este término puede traducirse literalmente por “cabeza negra,” pero, incluso para los hablantes de alemán, lo más probable es que signifique en primer lugar un apellido. No deberían traducirse ni los apellidos anglosajones ni los extranjeros. Por ende, la traducción no es pertinente y resulta más adecuado tratar al término que nos ocupa como un apellido. Véase TMEP §1211.

A menudo se hace constar en acta las traducciones que carecen de precisión, o que pueden dar lugar a diferentes significados. Aunque resulta de utilidad registrar en el acta todas las posibles traducciones, además de los análisis en cuanto al significado, con el fin de recabar información que pueda ser empleada durante el proceso de examen, no resulta pertinente imprimir todas estas cuestiones ni en la Official Gazette en el momento de publicación de la marca ni en el certificado de registro. Sólo debería imprimirse la traducción que constituya el equivalente fiel e inequívoco, que suele ser una sola, ya que la existencia de diversas traducciones alternativas o explicaciones generales indica la falta de un significado que pueda ser considerado sin duda alguna el equivalente.

Las traducciones que el solicitante hace constar en acta se presentan a menudo de forma demasiado verbosa o vaga como para resultar apropiada su impresión en la Official Gazette o en el certificado de registro. Es obligación del examinador indicar qué traducción debe publicarse o imprimirse, si es que considera que debe publicarse alguna. Sería conveniente que el examinador escribiera de nuevo la declaración en la parte inferior del formulario de solicitud y le diera el formato adecuado, la firmara con sus iniciales, la pusiera entre paréntesis y ordenara la impresión. Siempre que sea posible se debería emplear una fraseología del tipo siguiente:

“La traducción al inglés de __________ en la marca es __________.” o “La transliteración de los caracteres no latinos contenidos en la marca es __________, lo cual significa __________ en inglés.”

Todas las palabras de un idioma distinto al inglés deberán traducirse a dicho idioma y la traducción (además de la transliteración cuando proceda) deberá imprimirse en la Official Gazette y en el certificado de registro. A los efectos de la traducción, no se considerará que una palabra pertenece a un idioma distinto al inglés si aparece en un diccionario de lengua inglesa (por ejemplo, croissant o flambe).

Aunque normalmente resulte innecesario facilitar la traducción de un término extranjero si el mismo figura en un diccionario de lengua inglesa, es probable que tales términos aparezcan en marcas formando parte de expresiones idiomáticas extranjeras u otras expresiones compuestas. Cuando encontremos estos términos en frases de este tipo, resultaría ilógico descomponer la frase en sus distintas palabras y traducir únicamente las palabras que no aparezcan en el diccionario de lengua inglesa. El resultado sería en la mayoría de casos una traducción que no respondería a propósito específico alguno, ya que no se lograría con ella transmitir el verdadero efecto comercial de la frase. En un caso así, se debería hacer constar en acta una traducción de la frase en su forma completa, incluido el término que aparece en el diccionario inglés.

Según lo dicho, si la marca incluyera la frase “la fiesta grande,” la traducción apropiada al inglés podría ser “the great celebration” o tal vez “the great fiesta.” Resultaría inadecuado traducir únicamente “la” y “grande.” El objetivo principal consiste en dar con una traducción que exprese el verdadero significado de las palabras no inglesas en la marca y que transmita el efecto comercial provocado por la frase en su forma completa.

Asimismo, suele resultar innecesario facilitar una traducción de los artículos o preposiciones extranjeros, tales como “de,” “le,” “la” o “il,” cuando aparezcan combinados con términos anglosajones, ya que por lo general se entiende su significado y, en este contexto, se usan para provocar una impresión diferente de la producida por su significado extranjero o complemento de ésta. Por ejemplo, en el caso de la marca “LE CASE,” no es necesario traducir “Le.”

El examinador debería informar al solicitante en caso de que el primero no apruebe la impresión de las traducciones que constan en acta o apruebe únicamente parte de la traducción que figura en el acta. El examinador puede proponer una traducción, si él o ella lo consideran oportuno. Si es necesario introducir alguna modificación en la declaración de traducción que consta en acta, la misma deberá llevarse a cabo mediante una enmienda presentada por el solicitante o por el examinador. Para que se pueda imprimir, una traducción deberá contar con la aprobación tanto del solicitante como del examinador. Un ejemplo de por qué resulta conveniente contar con esta clase de aprobación es el caso Simon & Schuster, Inc. contra Hachette, Inc., 166 USPQ 159 (TTAB 1970).

Para dejar constancia de su aprobación, el examinador debería incluir una nota marginal en los autos en la cual se indique que da el visto bueno a la impresión de la traducción (por ejemplo, “IMPRIMIR” o “LISTO PARA IMPRESIÓN”) y aparezcan las iniciales del examinador, quien, si determinase que no se debe imprimir una de las traducciones del acta, debería incluir a estos efectos una nota marginal firmada con sus siglas (del tipo “NO IMPRIMIR”).

809.03 Múltiples archivos relativos a la traducción con el fin de facilitar la búsqueda

Cuando un certificado de registro incluya una traducción, se archivarán copias del certificado en la Biblioteca de Búsqueda de Información en materia de Marcas y se introducirá información en el sistema de búsqueda automatizado de la Oficina en relación tanto con la marca tal y como aparece en el certificado como con la traducción al inglés de los vocablos no ingleses de la marca. Este proceso se lleva a cabo para facilitar la localización de marcas similares.

Es obvio que la impresión de traducciones vagas, o una serie de significados alternativos entre sí, no sería de ayuda y, de hecho, podría resultar un estorbo, además de suponer una carga inapropiada para la Biblioteca de Búsqueda de Información y el sistema de búsqueda automatizado.”

[1] Véase el Manual de Prácticas y Procedimientos de IP Australia, disponible en http://xeno.ipaustralia.gov.au/D:/Exmanual/cnts-num.htm.

[2] Véase el Manual para el examen de marcas y la Guía en materia de marcas: http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrksv/cipo/tm/tm_main-e.html

[3] Véanse las Directrices de Examen de la OAMI (26/3/96) en http://oami.eu.int/ES/marque/directives/exam.htm#Heading2.

[4] Véase http://www.jpo.go.jp/.

[5] Véase http://www.patent.gov.uk/tm/reference/workman/index.htm.

[6] (Segunda Edición, Revisión 1.1). Puede consultarse en el sitio Web de la USPTO, en http://www.uspto.gov/web/offices/tac/tmep/0800.htm.

I. Australia

II. Canadá

III. Comunidad Europea – Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI)

IV. Japón

V. Reino Unido

VI. Estados Unidos de América